Volltextveröffentlichungen (5)

• Bundespatentgericht
• rechtsprechung-im-internet.de

  Verschleißschutzschicht

  § 4 PatG, Art II § 6 Abs 1 Nr 1 IntPatÜbkG, Art II § 6 Abs 1 Nr 2 IntPatÜbkG, Art 138 Abs 1 Buchst b EuPatÜbk
  Patentnichtigkeitsklageverfahren - "Verschleißschutzschicht" - mit einem Merkmal verbundene besondere Vorteile oder Wirkungen - fehlende Offenbarung - für den Fachmann nicht erkennbar - keine tatsächliche Bereicherung des Standes der Technik - keine Heranziehung zur ...

• Wolters Kluwer

  Verschleißschutzschicht

• rewis.io
• juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)

Kurzfassungen/Presse (2)

• Wolters Kluwer (Kurzinformation)

  Begründung einer erfinderischen Tätigkeit

• datenbank.nwb.de (Leitsatz)

Verfahrensgang

• BPatG, 19.02.2019 - 4 Ni 48/17 (EP)
• BGH, 20.04.2021 - X ZR 56/19

Papierfundstellen

• GRUR 2019, 1176

Wird zitiert von ...Neu Zitiert selbst (33)

• BGH, 03.02.2015 - X ZR 76/13

  Stabilisierung der Wasserqualität - Beurteilung der Widerruflichkeit eines …

  Auszug aus BPatG, 19.02.2019 - 4 Ni 48/17

  1.1 Ausführbar ist eine technische Lehre nach ständiger Rechtsprechung bereits dann, wenn der Fachmann mit Hilfe seines Fachwissens in der Lage ist, den in den Sachansprüchen beschriebenen Gegenstand herzustellen und diejenigen Verfahrensschritte auszuführen, die in den Verfahrensansprüchen bezeichnet sind, wobei die Ausführbarkeit der in einem Patentanspruch umschriebenen technischen Lehre auch nicht mit der Erreichung derjenigen Vorteile gleichgesetzt werden darf, die dieser Lehre in der Beschreibung zugeschrieben werden (BGH GRUR 2015, 472 - Stabilisierung der Wasserqualität, m. w. N.).

  Es reicht aus, dass die Gesamtoffenbarung des Patents dem Fachmann zumindest einen praktisch gangbaren Weg aufzeigt, die beanspruchte Lehre auszuführen (BGH GRUR 2015, 472 - Stabilisierung der Wasserqualität; GRUR 2013, 272 - Neutrale Vorläuferzellen; siehe bereits GRUR 2001, 803 - Taxol).

  Es entspricht deshalb auch der ständigen Rechtsprechung, dass die Ausführbarkeit der in einem Patentanspruch umschriebenen technischen Lehre nicht mit der Erreichung derjenigen Vorteile gleichgesetzt werden darf, die dieser Lehre in der Beschreibung zugeschrieben werden (BGH GRUR 2015, 472 - Stabilisierung der Wasserqualität, m. w. N.).

  Zu beachten ist ferner, dass selbst dann, wenn eine bestimmte Wirkung nicht nur ein erfindungsgemäßer Vorteil ist, der der Befolgung der technischen Lehre der Erfindung zugeschrieben wird, sondern notwendiger Bestandteil dieser Lehre ist und deshalb erzielt werden muss, es gleichwohl genügen kann, wenn die Wirkung nur in geringem Maße oder nur unter bestimmten Bedingungen eintritt, sofern der erzielbare Erfolg noch praktisch erheblich ist (BGH GRUR 2015, 472 - Stabilisierung der Wasserqualität).

• BGH, 24.09.2003 - X ZR 7/00

  "blasenfreie Gummibahn I"; Prüfungsmaßstab im Patentnichtigkeitsverfahren; …

  Auszug aus BPatG, 19.02.2019 - 4 Ni 48/17

  Ferner gilt: Da die Auslegung zwingend Vorrang hat vor jeder weiteren Sachprüfung der Schutzfähigkeit des Patents (BGH GRUR 2009, 749 - Sicherheitssystem), darf der Patentanspruch weder nach Maßgabe dessen ausgelegt werden, was sich nach Prüfung des Stands der Technik als patentfähig erweist (BGHZ 156, 179 = GRUR 2004, 47 - blasenfreie Gummibahn I), noch darf eine Festlegung des Patentgegenstands im Hinblick auf andere Nichtigkeitsgründe, wie die hier geltend gemachte fehlende Ausführbarkeit (vgl. bereits Senat GRUR 2013, 487 - Fixationssystem m. w. H.) - oder z. B. einer unzulässigen Erweiterung (BGH GRUR 2015, 1095 - Rotorelemente) - erfolgen.

  Denn die Klägerin hat den Senat nicht davon überzeugen können, dass die danach gelehrte Korngrößenverteilung sich für den Fachmann in naheliegender Weise ergab, insbesondere es bereits deshalb keiner Veranlassung bedurfte, eine derartige Auswahl der Obergrenze zu treffen, weil sie als beliebig anzusehen wäre (hierzu BGHZ 156, 179, 189 f. = GRUR 2004, 47, 50 - blasenfreie Gummibahn I;… GRUR 2008, 56 Rdn. 25 - Injizierbarer Mikroschaum).

• BGH, 25.02.2010 - Xa ZR 100/05

  Thermoplastische Zusammensetzung

  Auszug aus BPatG, 19.02.2019 - 4 Ni 48/17

  Ebenso muss - abweichend von der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA (…vgl. hierzu Teschemacher in Singer/Stauder EPÜ, 7. Aufl., Art. 83 EPÜ Rdn. 24;… Schäfers/Wieser/Kinkeldey in Benkard EPÜ, 3. Aufl., Rdn. 67 m. w. N.) - eine Ausführbarkeit nicht über die gesamte Anspruchsbreite (BGH GRUR 2010, 414 - Thermoplastische Zusammensetzung) bestehen.

  So ist es auch grundsätzlich nicht zu beanstanden, wenn der Patentanspruch nicht auf die in der Patentschrift ausführbar offenbarten Ausführungsformen beschränkt wird, sondern diese in gewissem Umfang generalisiert (BGHZ 198, 205 = GRUR 2013, 121 - Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren; BGH Urteil vom 10. November 2015, X ZR 88/13; Urteil vom 7. Oktober 2014, X ZR 168/12), ohne jedoch die offenbarte Lehre so weit zu verallgemeinern, dass der Patentschutz über den Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik hinausgeht (BGH GRUR 2010, 414 - Thermoplastische Zusammensetzung).

 
• BGH, 11.09.2013 - X ZB 8/12

  Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren

  Auszug aus BPatG, 19.02.2019 - 4 Ni 48/17

  Ob die Fassung eines Patentanspruchs, die - wie vorliegend im Verhältnis zu diesem konkreten Ausführungsbeispiel - eine Verallgemeinerung enthält, dem Erfordernis einer ausführbaren Offenbarung genügt, richtet sich danach, ob damit ein Schutz begehrt wird, der nicht über dasjenige hinausgeht, was dem Fachmann unter Berücksichtigung der Beschreibung und der darin enthaltenen Ausführungsbeispiele als allgemeinste Form der offenbarten technischen Lehre erscheint, durch die das der Erfindung zugrundeliegende Problem gelöst wird (BGHZ 198, 205 = GRUR 2013, 121 - Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren).

  So ist es auch grundsätzlich nicht zu beanstanden, wenn der Patentanspruch nicht auf die in der Patentschrift ausführbar offenbarten Ausführungsformen beschränkt wird, sondern diese in gewissem Umfang generalisiert (BGHZ 198, 205 = GRUR 2013, 121 - Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren; BGH Urteil vom 10. November 2015, X ZR 88/13; Urteil vom 7. Oktober 2014, X ZR 168/12), ohne jedoch die offenbarte Lehre so weit zu verallgemeinern, dass der Patentschutz über den Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik hinausgeht (BGH GRUR 2010, 414 - Thermoplastische Zusammensetzung).

• BGH, 22.05.2007 - X ZR 56/03

  injizierbarer Mikroschaum

  Auszug aus BPatG, 19.02.2019 - 4 Ni 48/17

  Denn danach orientiert sich der Fachmann nicht nur an dem Wortlaut der Unterlagen, sondern an dem mit der Erfindung im Hinblick auf die Nachteile des Stands der Technik verfolgten Zweck und an dem Lösungsvorschlag mit seinen Elementen (BGH GRUR 2008, 56 - Injizierbarer Mikroschaum).

  Denn die Klägerin hat den Senat nicht davon überzeugen können, dass die danach gelehrte Korngrößenverteilung sich für den Fachmann in naheliegender Weise ergab, insbesondere es bereits deshalb keiner Veranlassung bedurfte, eine derartige Auswahl der Obergrenze zu treffen, weil sie als beliebig anzusehen wäre (hierzu BGHZ 156, 179, 189 f. = GRUR 2004, 47, 50 - blasenfreie Gummibahn I; GRUR 2008, 56 Rdn. 25 - Injizierbarer Mikroschaum).

• BPatG, 22.05.2006 - 21 W (pat) 42/04

  Auszug aus BPatG, 19.02.2019 - 4 Ni 48/17

  Unabhängig davon, ob man diese als besonderen Aspekt der Ausführbarkeit oder als materielle Voraussetzung der Patentfähigkeit zuordnet (BPatG GRUR 2006, 1015 - Neurodermitis-Behandlungs-Gerät), fehlt die Brauchbarkeit nur, wenn die patentgemäße Lehre technisch nicht lösbar ist oder die angestrebten Wirkungen nicht erreicht werden (…Keukenschrijver/Busse PatG, 8. Aufl. § 34 Rdn. 283).

  Denn die Beschreibung ist zwar zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen, darin enthaltene weitergehende aufgabengemäße Zielsetzungen sind aber für die Beurteilung der Brauchbarkeit ohne Belang, sofern sie keine Berücksichtigung in den Patentansprüchen gefunden haben (BPatG GRUR 2006, 1015 - Neurodermitis-Behandlungs-Gerät).

• BGH, 30.03.1971 - X ZR 80/68

  Nichtigkeitserkärung eines Patents hinsichtlich eines Gabelstaplers wegen fehlen …

  Auszug aus BPatG, 19.02.2019 - 4 Ni 48/17

  Da die mit dieser Lehre verbundenen Vorteile auch ursprünglich offenbart wurden und diese damit den Stand der Technik auch erkennbar für den Fachmann bereichert haben, können sie auch zur Begründung der erfinderischen Tätigkeit herangezogen werden (zur Notwendigkeit aktuell BGH Urteil vom 27. November 2018, X ZR 41/17 unter Hinweis auf BGH GRUR 1971, 403 - Hubwagen; ferner BGH GRUR 1962, 83 - Einlegesohle; GRUR 1960, 542 - Flugzeugbetankung;… vgl auch Benkard/Asendorf / Schmidt PatG 11. Aufl. § 4 Rdn. 105;… einschränkend Schulte/Moufang, PatG 10. Aufl., § 4 Rdn. 156, weitergehend § 34 Rdn. 427).

  Dem Senat erscheint allerdings eine derartige einschränkende Unterscheidung bedenklich (…vgl. auch Schulte/Moufang, PatG 10. Aufl., § 34 Rdn. 427, anders § 4 Rdn. 156), da insoweit die zitierte Rechtsprechung zutreffend nur eine Abgrenzung hinsichtlich derjenigen Vorteile vorgenommen hat, die einerseits den "technischen Fortschritt" betrafen und andererseits den Inhalt der technischen Lehre und die "Erfindungshöhe" begründeten (vgl. insbesondere BGH GRUR 1971, 403 - Hubwagen; ferner BGH GRUR 1962, 83 - Einlegesohle).

• BGH, 22.09.1961 - I ZR 130/57

  Rechtsmittel

  Auszug aus BPatG, 19.02.2019 - 4 Ni 48/17

  Da die mit dieser Lehre verbundenen Vorteile auch ursprünglich offenbart wurden und diese damit den Stand der Technik auch erkennbar für den Fachmann bereichert haben, können sie auch zur Begründung der erfinderischen Tätigkeit herangezogen werden (zur Notwendigkeit aktuell BGH Urteil vom 27. November 2018, X ZR 41/17 unter Hinweis auf BGH GRUR 1971, 403 - Hubwagen; ferner BGH GRUR 1962, 83 - Einlegesohle; GRUR 1960, 542 - Flugzeugbetankung;… vgl auch Benkard/Asendorf / Schmidt PatG 11. Aufl. § 4 Rdn. 105;… einschränkend Schulte/Moufang, PatG 10. Aufl., § 4 Rdn. 156, weitergehend § 34 Rdn. 427).

  Dem Senat erscheint allerdings eine derartige einschränkende Unterscheidung bedenklich (…vgl. auch Schulte/Moufang, PatG 10. Aufl., § 34 Rdn. 427, anders § 4 Rdn. 156), da insoweit die zitierte Rechtsprechung zutreffend nur eine Abgrenzung hinsichtlich derjenigen Vorteile vorgenommen hat, die einerseits den "technischen Fortschritt" betrafen und andererseits den Inhalt der technischen Lehre und die "Erfindungshöhe" begründeten (vgl. insbesondere BGH GRUR 1971, 403 - Hubwagen; ferner BGH GRUR 1962, 83 - Einlegesohle).

• BGH, 16.12.2008 - X ZR 89/07

  Olanzapin

  Auszug aus BPatG, 19.02.2019 - 4 Ni 48/17

  2.2 Was den Ausgangspunkt zur Bewertung der erfinderischen Tätigkeit betrifft, hat nach geltender Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs keine Festlegung auf den "nächstliegenden Stand der Technik" als Ausgangspunkt zu erfolgen, sondern die Wahl ist zu begründen und liegt üblicherweise im Bemühen des Fachmanns, eine verbesserte oder andere Lösung für das genannte Problem zu finden (BGHZ 179, 168 - Olanzapin; BGH GRUR 2017, 498 - Gestricktes Schuhoberteil).
• BGH, 10.05.2011 - X ZR 16/09

  Okklusionsvorrichtung

  Auszug aus BPatG, 19.02.2019 - 4 Ni 48/17

  Die Beschreibung darf nur insoweit berücksichtigt werden, als sie sich als Erläuterung des Gegenstands des Patentanspruchs lesen lässt (BGHZ 189, 330 = GRUR 2011, 701 - Okklusionsvorrichtung).
• BGH, 02.03.1999 - X ZR 85/96

  Spannschraube
• BGH, 12.03.2002 - X ZR 168/00

  Schneidmesser I
• BGH, 17.07.2012 - X ZR 117/11

  Polymerschaum
• BGH, 13.07.2010 - Xa ZR 126/07

  Klammernahtgerät
• BGH, 09.06.2015 - X ZR 101/13

  Polymerschaum II - Patentnichtigkeitsverfahren betreffend ein Europäisches …
• BGH, 11.05.2010 - X ZR 51/06

  Polymerisierbare Zementmischung
• BGH, 27.11.2012 - X ZR 58/07

  Neurale Vorläuferzellen II
• BGH, 18.11.2010 - Xa ZR 149/07

  Fentanyl-TTS
• BGH, 31.01.2017 - X ZR 119/14

  Patentnichtigkeitsverfahren: Erfinderische Tätigkeit bei Vorliegen einer seit …
• BGH, 01.10.2002 - X ZR 112/99

  "Kupplungsvorrichtung II"; Anforderungen an die Darstellung der Erfindung
• BGH, 13.04.1999 - X ZR 23/97

  Nichtigkeit eines Patents für einen "Extrusionskopf
• BGH, 07.07.2015 - X ZR 64/13

  Patentnichtigkeitsverfahren betreffend ein Europäisches Patent: Zurückverweisung …
• BGH, 30.04.2009 - Xa ZR 156/04

  Sicherheitssystem
• BGH, 10.11.2015 - X ZR 88/13

  Widerruf eines Patents: Anforderungen an die Offenbarung einer Erfindung
• BGH, 18.06.2013 - X ZR 35/12

  Patentnichtigkeitsverfahren: Patentfähigkeit eines Streitpatents als …
• BGH, 27.11.2018 - X ZR 41/17

  Patentfähigkeit eines Kraftfahrzeugscheinwerfers mit einem Reflektor sowie ein …
• BPatG, 24.07.2012 - 4 Ni 21/10

  Fixationssystem - Patentnichtigkeitsklageverfahren - "Fixationssystem" - …
• BGH, 07.10.2014 - X ZR 168/12

  Deutliche und vollständige Offenbarung einer zum Patent angemeldeten Erfindung
• BPatG, 11.03.2019 - 4 Ni 17/17

  Polymerschaum III
• BGH, 17.09.2013 - X ZR 53/12

  Patentfähigkeit eines Verfahrens zur Herstellung eines dekorativen wärmehärtbaren …
• BPatG, 05.02.2019 - 4 Ni 47/17

  Patentnichtigkeitsklageverfahren - "Verfahren zum Herstellen eines Zahnmodells" - …
• EuG, 23.05.2014 - T-553/11

  European Dynamics Luxembourg / EZB
• BGH, 19.12.2006 - X ZR 236/01

  Carvedilol II

• BPatG, 12.03.2019 - 4 Ni 60/17

  Endoluminale Laserablationsvorrichtung - Patentnichtigkeitsklageverfahren - …

  Da auch das Streitpatent, bzw. die Anmeldung (siehe Senat Urteil vom 19. Februar 2019 - 4 Ni 48/17 (EP) - Verschleißschutzschicht), wie oben ausgeführt, keine besonderen Vorteile oder Wirkungen bezüglich des beanspruchten Bereichs von 30° bis 40° nennt und solche für den Fachmann auch unter Berücksichtigung seines Fachwissens nicht zu erkennen sind, wird der Fachmann den beanspruchten Bereich lediglich als eine innerhalb der durch die jeweiligen Randbedingen gesetzten Grenzen getroffene Auswahl sehen, welche die konkrete Bereichsangabe als von einem bestimmten Zweck oder Ergebnis losgelöst, und letztlich eine nach Belieben getroffene Auswahl einer möglichen Bandbreite von Bereichen darstellt, die für sich grundsätzlich nicht geeignet sind, eine erfinderische Leistung zu begründen.

  Allein deshalb ist es der Beklagten patentrechtlich verwehrt, sich auf derartige, nicht ursprünglich offenbarte Vorteile oder Wirkungen zur Begründung eines eigenständigen erfinderischen Gehalts zu berufen (siehe Senat Urteil vom 19. Februar 2019 - 4 Ni 48/17 (EP) - Verschleißschutzschicht).

  2012, 119 - Notablaufvorrichtung; Urt. v. 12. Oktober 2010, X ZR 91/08; GRUR 1988, 287, 288 - Abschlussblende; GRUR 1998, 1003, 1005, 1006 - Leuchtstoff; BGHZ 110, 82 = GRUR 1990, 508 - Spreizdübel) und nunmehr eine präzisierte Ausgestaltung des chirurgischen Verfahrens beansprucht wird, wenn auch nach Ansicht des Senats nicht auf die Patentschrift, sondern auf den maßgeblichen Offenbarungsgehalt der Anmeldung des Patents abzustellen ist (siehe Senat Urteil vom 19. Februar 2019 - 4 Ni 48/17 (EP) - Verschleißschutzschicht;… Rspr. der Beschwerdekammern, 8. Aufl. 2016, S. 528 zu T241/02).